Declaración de uso de marca: el trámite de los 3 años
Declaración de uso de marca: 3 meses después del tercer año del registro (Art. 233 LFPPI). Si no la presentas, el registro caduca de pleno derecho.
Respuesta rápida: La declaración de uso real y efectivo se presenta ante el IMPI durante los tres meses posteriores a que se cumpla el tercer año de otorgado el registro, indicando los productos o servicios específicos a los que se aplica la marca y pagando la tarifa correspondiente (artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). Si no se presenta, el registro caduca de pleno derecho, sin que se requiera declaración por parte del Instituto. Y ojo con el alcance: la protección continúa solo sobre los productos o servicios que se declaren, de modo que lo no declarado se pierde aunque el título siga vivo.
Declaración de uso de marca: el calendario obligatorio
| Momento | Qué se presenta | Plazo | Consecuencia de no hacerlo |
|---|---|---|---|
| Año 3 desde el otorgamiento | Declaración de uso real y efectivo | Los 3 meses posteriores a que se cumpla el tercer año (Art. 233) | Caducidad de pleno derecho, sin declaración del Instituto |
| Año 10 desde el otorgamiento | Renovación más declaración de uso | Los 6 meses anteriores al vencimiento y, en su caso, los 6 meses posteriores (Art. 237) | Caducidad de pleno derecho (Art. 238) |
| Renovación con declaración omitida | Subsanar el requerimiento del IMPI | 2 meses desde el requerimiento (Art. 237) | Caducidad de pleno derecho |
| En cualquier momento | Uso efectivo de la marca | 3 años consecutivos sin uso abren la caducidad (Art. 235) | Caducidad total o parcial a petición de tercero |
El registro de marca tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y puede renovarse por periodos de la misma duración (Art. 178). Esos diez años no son automáticos: dependen de que el trámite del tercer año se haya hecho.
Por qué existe este trámite
La declaración de uso llegó con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para limpiar el registro de marcas que nadie usa. El efecto práctico es doble: por un lado depura el padrón y libera signos que estaban acaparados; por otro obliga a las personas titulares a llevar un calendario, porque nadie del IMPI va a llamar para recordarlo.
Es un trámite corto y accesible comparado con lo que cuesta perder una marca. El problema no es su dificultad, es que se olvida. En el despacho la mayoría de los casos de caducidad que revisamos no vienen de un litigio ni de una negativa: vienen de un plazo que pasó sin que nadie lo tuviera anotado.
Cómo se cuenta el plazo, paso a paso
- Toma la fecha de otorgamiento del título, no la de presentación de la solicitud. Están impresas ambas y se confunden con frecuencia.
- Súmale tres años. Ese es el día en que se cumple el tercer aniversario.
- A partir de ese día corren tres meses. Esa ventana es la única en la que el trámite se puede presentar.
- Presenta dentro de la ventana, con la lista de productos o servicios que sí estás usando y el pago de la tarifa vigente.
No hay prórroga ni periodo de gracia. Si la ventana se cierra, la caducidad opera sola: la ley dice expresamente que ocurre de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.
Qué se declara exactamente
Se declara el uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que se aplica la marca. Dos consecuencias que conviene tener claras:
- La lista se puede reducir, no ampliar. Si registraste diez productos y solo usas tres, declara tres. Los otros siete salen de la protección. Y aumentar nunca fue posible: efectuado el registro no puede aumentarse el número de productos o servicios que distingue, solo limitarse (Art. 177).
- El uso debe corresponder al signo registrado. La marca debe usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (Art. 233, primer párrafo). Un logotipo rediseñado por completo abre la discusión sobre si el uso corresponde o no al título, tema que anticipamos en marca mixta vs nominativa.
Documenta el uso desde el primer día
La declaración es un acto del titular, pero si un tercero pide la caducidad por falta de uso el terreno cambia y hay que probar. Conviene armar desde el arranque un expediente con:
- Facturas con la marca visible en el concepto.
- Etiquetas, empaques y fotografías del producto en punto de venta.
- Capturas de la tienda en línea con fecha, precio y disponibilidad.
- Contratos de distribución y de licencia. Recuerda que el uso de quien tiene licencia concedida se considera realizado por la persona titular (Art. 244).
- Publicidad y facturas de pauta con la marca tal como está registrada.
Y si vas a licenciar la marca, la inscripción de la licencia ante el IMPI ordena todo el expediente; ese tema lo desarrollamos en licencia de uso de marca y franquicia.
Errores que cuestan la marca
- Contar el plazo desde la solicitud. Es el error más frecuente y suele costar seis meses de diferencia.
- Suponer que el IMPI avisa. No lo hace. La caducidad del artículo 233 no requiere resolución.
- Declarar toda la lista original sin filtrar. Declarar uso sobre productos que no se venden expone el registro a una caducidad parcial posterior (Art. 235).
- No inscribir la licencia. Sin documento, el uso del tercero es difícil de acreditar como uso propio.
- Cambiar el signo y no actualizar el registro. El uso deja de corresponder al título.
- Dejar la marca a nombre de una persona que ya no participa en el negocio. Cuando llega el plazo, nadie tiene la legitimación ni el interés para presentar el trámite.
Qué hacer si el plazo ya se venció
No hay reposición del plazo, pero sí hay salidas prácticas. Se puede presentar una solicitud nueva del mismo signo, con la desventaja de que se pierde la antigüedad y de que en ese lapso un tercero pudo haber presentado antes. Por eso, en cuanto detectes que un registro tuyo caducó, la prioridad es volver a presentar de inmediato y revisar el estado del signo en el acervo del IMPI. El procedimiento de una solicitud desde cero está en registrar una marca en México ante el IMPI paso a paso, y las clases que conviene incluir esta vez, en clases de Niza: qué son y cómo elegir la tuya. Todo el material del trámite está reunido en el hub de registro de marca.
Si además tu marca opera en el extranjero, revisa que el calendario de allá tampoco se te empalme: en Estados Unidos existe su propio mantenimiento a los cinco años, según explicamos en registrar marca en Estados Unidos ante la USPTO. Y si la marca está a nombre de una sociedad, verifica quién puede firmar el trámite consultando tipos de poder notarial.
Cómo te ayudamos
En RIVENZA llevamos el calendario de tus signos distintivos: registramos la fecha de otorgamiento, avisamos con anticipación de la ventana del tercer año y de la renovación, preparamos la lista de productos y servicios que conviene declarar y armamos el expediente probatorio de uso por si llega una solicitud de caducidad. Si tu registro ya caducó, evaluamos si conviene volver a presentar de inmediato y con qué alcance. Puedes ver el detalle en nuestro servicio de marcas e IMPI.
Cuéntale tu caso a la abogada titular con la Lic. Angélica Rivera: revisamos tu título, calculamos tus fechas límite y te decimos exactamente qué presentar y cuándo.
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¿Qué es la declaración de uso real y efectivo de una marca?+
Es el aviso que la persona titular presenta ante el IMPI para informar que su marca sí se está usando y sobre qué productos o servicios específicos se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente. Está en el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se presenta una sola vez durante la vida inicial del registro.
¿Cuándo se presenta la declaración de uso de marca?+
Durante los tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro (Art. 233, tercer párrafo). El plazo corre desde el otorgamiento, no desde la fecha de presentación de la solicitud, y no admite prórroga.
¿Qué pasa si no presento la declaración de uso?+
El registro caduca de pleno derecho, sin que se requiera declaración por parte del Instituto (Art. 233, último párrafo). No llega una notificación previa ni hay un procedimiento donde defenderse: la marca simplemente deja de estar vigente y el signo queda disponible para terceros.
¿La declaración de uso también se presenta al renovar?+
Sí. Al presentar la solicitud de renovación la persona titular debe declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que se aplica, con el pago de la tarifa (Art. 237). Si se omite, el IMPI requiere para que se subsane en dos meses y, de no cumplirse, el registro caduca de pleno derecho.
¿Qué pasa con los productos o servicios que no declaro?+
Salen de la protección. El alcance del registro continúa solo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso (Art. 233, cuarto párrafo). Por eso registrar clases o listas amplias sin actividad real termina reduciéndose por sí solo al tercer año.
¿Mi marca registrada antes de 2018 también debe declarar el uso?+
Depende de la fecha del otorgamiento. Conforme al artículo Décimo Primero transitorio de la ley, los registros otorgados a partir del 10 de agosto de 2018 deben presentar la declaración de uso real y efectivo y, en su caso, la renovación. Los otorgados con anterioridad a esa fecha conservan su vigencia y deben renovar conforme al artículo 237, pero quedan exceptuados de la obligación de presentar la declaración de uso del artículo 233.
¿Puedo perder la marca aunque sí haya presentado la declaración?+
Sí, por falta de uso posterior. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada procede la caducidad del registro, o la caducidad parcial respecto de los que no estén en uso, salvo que exista un obstáculo ajeno a la voluntad de la persona titular, como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales (Art. 235).
¿El uso de mi licenciatario cuenta como uso de la marca?+
Sí. El uso de la marca por la persona usuaria que tiene concedida licencia se considera realizado por la persona titular de la marca (Art. 244). Es una de las razones por las que conviene inscribir las licencias ante el IMPI y documentarlas bien.