Contrato de licencia de marca: qué exige la LFPPI, cláusulas esenciales y qué pasa si el licenciatario incumple
La licencia de uso de marca es el contrato por el que el titular de una marca registrada autoriza a otra persona a usarla respecto de todos o algunos de los productos o servicios amparados, sin transmitir la propiedad (Art. 239 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). Debe constar por escrito, puede inscribirse ante el IMPI para que surta efectos frente a terceros (Art. 240 LFPPI) y obliga al licenciatario a mantener la misma calidad que el titular (Art. 242 LFPPI). Es mercantil porque explota comercialmente un bien de empresa (Art. 75 del Código de Comercio) y, si no incluye transmisión de método ni asistencia técnica, no es franquicia (Art. 245 LFPPI).
| Cláusula | Qué debe resolver | Fundamento |
|---|---|---|
| Marcas licenciadas | Denominación, número de registro, clase y titular; estado del registro y obligación de renovarlo. | Art. 239 LFPPI |
| Productos o servicios y territorio | Qué productos o servicios de los amparados puede usar el licenciatario, en qué territorio y canales. | Art. 239 LFPPI |
| Exclusividad | Si el titular se abstiene de licenciar a otros o de usar la marca él mismo en el territorio; plazo y condiciones. | Ley Federal de Competencia Económica |
| Regalías | Cantidad fija, porcentaje sobre ventas netas o mínimos anuales; base de cálculo, reportes, auditoría y pago con interés moratorio. | Art. 362 CCom |
| Control de calidad | Estándares, muestras, aprobación de materiales, inspecciones y obligación de igual calidad con indicación del nombre del usuario. | Art. 242 LFPPI |
| Inscripción ante el IMPI | Quién la solicita, en qué plazo, quién paga y la cancelación al terminar la licencia. | Art. 240 LFPPI |
| Defensa de la marca | Quién persigue infracciones, aviso de usos indebidos y reparto de costos y resultados. | Art. 241 LFPPI |
| Sublicencia, duración y terminación | Prohibición o condiciones de sublicenciar, plazo, renovación, causas de terminación y cese del uso con destrucción de materiales. | Arts. 239 LFPPI y 1949 CCF |
Licenciar una marca es permitir que otro gane dinero con tu signo distintivo sin dejar de ser su dueño: un fabricante que produce bajo tu marca, un distribuidor que la usa en su publicidad, una empresa del grupo que opera con el nombre común, un licenciatario de mercancía promocional. Bien hecho, el contrato multiplica el valor de la marca; mal hecho, la diluye, la expone a cancelación y deja al titular discutiendo regalías con alguien que ya se apropió de su reputación.
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula la figura con pocas reglas pero firmes. La licencia debe otorgarse por escrito respecto de una marca registrada (Art. 239); puede inscribirse ante el IMPI, y la inscripción es lo que la hace oponible a terceros (Art. 240); el licenciatario inscrito puede, salvo pacto en contrario, ejercer las acciones de defensa de la marca (Art. 241); y los productos o servicios del licenciatario deben ser de la misma calidad que los del titular, con indicación del nombre del usuario (Art. 242). El uso que hace el licenciatario inscrito beneficia al titular para efectos de conservar el registro.
Esta página explica cuándo hay licencia y cuándo ya es franquicia, qué leyes aplican, las cláusulas que no pueden faltar (marcas y registros, productos y territorio, exclusividad, regalías, control de calidad, inscripción, defensa de la marca, sublicencias, duración y terminación), los errores que ponen en riesgo el registro y la vía para reclamar cuando una parte incumple.
Qué es el contrato de licencia de marca y cuándo es mercantil
La licencia de uso de marca es el contrato por el que el titular de un registro autoriza a un tercero a usar la marca para los productos o servicios que se pacten, en un territorio y por un plazo, a cambio de una contraprestación o de forma gratuita, conservando la propiedad del signo (Art. 239 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). Puede ser exclusiva o no, total o parcial, y recaer sobre una o varias marcas. Es mercantil porque explota con fines de lucro un activo empresarial dentro del tráfico comercial (Art. 75 del Código de Comercio), y la controversia se rige por las leyes mercantiles aunque el licenciatario no sea comerciante (Art. 1050 CCom).
La frontera con la franquicia la marca el Art. 245 LFPPI: si junto con la licencia se transmiten conocimientos técnicos o asistencia técnica para operar de manera uniforme con los métodos del titular, hay franquicia, con la obligación de información previa de treinta días y los diez requisitos del Art. 246. Una licencia simple no exige nada de eso, pero tampoco puede usarse para esquivar el régimen de franquicia cuando en los hechos se transmite el método.
Ley aplicable
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial: licencia por escrito sobre marca registrada (Art. 239), inscripción ante el IMPI para efectos frente a terceros y posibilidad de inscribir licencias sobre solicitudes en trámite (Art. 240), facultad del licenciatario inscrito de ejercer acciones de defensa salvo pacto (Art. 241), obligación de igual calidad e indicación del nombre del usuario (Art. 242) y la cancelación de la inscripción cuando termina la licencia. El uso de la marca por el licenciatario inscrito se considera uso del titular para conservar el registro y para la declaración de uso.
Código de Comercio: calificación mercantil (Arts. 75 y 1050), libertad de forma en lo no regulado por la LFPPI (Art. 78), interés legal del 6% anual por regalías pagadas con retraso (Art. 362), prescripción general de diez años (Art. 1047) y vía oral mercantil (Art. 1390 Bis). Código Civil Federal supletorio (Art. 2 CCom): resolución por incumplimiento con daños (Art. 1949) y pena convencional con tope en la obligación principal (Art. 1843). Las cláusulas de exclusividad y de no competencia se revisan además bajo la Ley Federal de Competencia Económica.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Arts. 239 a 242 y 245
- Código de Comercio, Arts. 75, 78, 362, 1050 y 1390 Bis
- Código Civil Federal (supletorio), Arts. 1843 y 1949
Errores frecuentes
Las licencias de marca que acaban en conflicto suelen compartir estos errores:
- Licenciar una marca que no está registrada o que está en trámite sin regular qué pasa si el registro se niega.
- No inscribir la licencia ante el IMPI (Art. 240 LFPPI), con lo que no surte efectos frente a terceros y el titular pierde la prueba del uso autorizado.
- Omitir el control de calidad, cuando la ley obliga a que los productos del licenciatario sean de la misma calidad que los del titular (Art. 242 LFPPI) y la falta de control debilita la marca.
- Fijar regalías sobre una base ambigua y sin derecho de auditoría, lo que convierte cada reporte en una discusión.
- No prever quién defiende la marca frente a infractores, dejando que el licenciatario inscrito actúe por su cuenta (Art. 241 LFPPI) sin coordinación con el titular.
- Terminar el contrato sin regular el cese del uso, la destrucción de materiales y la cancelación de la inscripción.
Qué pasa si hay incumplimiento
Si el licenciatario no paga regalías, usa la marca fuera de los productos o del territorio licenciados, sublicencia sin permiso o baja la calidad, el titular puede exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con daños y perjuicios (Art. 1949 del Código Civil Federal, supletorio), cobrar las regalías con el interés pactado o el legal mercantil del 6% anual (Art. 362 del Código de Comercio) y aplicar la pena convencional dentro del tope del Art. 1843 CCF. Terminada la licencia, el uso continuado de la marca es una infracción administrativa que se persigue ante el IMPI, además de la acción mercantil.
Como el acto es mercantil, la controversia se tramita en juicio oral mercantil, donde se conocen todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía (Art. 1390 Bis del Código de Comercio), salvo que exista un documento que traiga aparejada ejecución y permita la vía ejecutiva (Art. 1391 CCom). Si el que incumple es el titular, por ejemplo licenciando a otro en un territorio exclusivo o dejando caducar el registro, el licenciatario puede exigir la resolución y los daños por la inversión realizada. En licencias, la inscripción ante el IMPI y los reportes de regalías son la prueba central del juicio. La acción prescribe en diez años (Art. 1047 CCom).
Checklist antes de firmar
Antes de firmar una licencia de marca, como titular o como licenciatario, revisa estos puntos:
- La marca está registrada, vigente y a nombre de quien licencia; se anexa el título.
- Los productos o servicios, el territorio y los canales licenciados están delimitados.
- La exclusividad, si existe, tiene plazo, condiciones y mínimos de regalías.
- Las regalías tienen base de cálculo, reportes periódicos, derecho de auditoría e interés moratorio.
- Hay estándares de calidad, aprobación de materiales e inspecciones (Art. 242 LFPPI).
- Se pacta la inscripción de la licencia ante el IMPI y su cancelación al terminar (Art. 240 LFPPI).
- Está definido quién defiende la marca y cómo se coordina (Art. 241 LFPPI).
- La terminación regula el cese del uso, la destrucción de materiales y el inventario con marca.
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Preguntas frecuentes
¿La licencia de marca debe inscribirse ante el IMPI?+
No es obligatorio para que exista, pero sí para que produzca efectos frente a terceros (Art. 240 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). La inscripción también permite que el uso del licenciatario cuente como uso del titular para conservar el registro y que el licenciatario pueda defender la marca (Art. 241 LFPPI). Lo prudente es inscribir siempre.
¿Qué diferencia hay entre licencia de marca y franquicia?+
La licencia solo autoriza el uso de la marca (Art. 239 de la LFPPI). La franquicia añade la transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica para operar con los métodos del titular (Art. 245 LFPPI), y por eso exige información previa de treinta días y los diez requisitos del Art. 246. Si en los hechos se transmite el método, es franquicia aunque el contrato diga licencia.
¿El titular puede exigir cierta calidad al licenciatario?+
Debe hacerlo. Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario de la marca deben ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular, y deben indicar el nombre del usuario (Art. 242 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). El control de calidad no es opcional: protege la marca y a los consumidores.
¿Se puede licenciar una marca que todavía está en trámite?+
La ley permite inscribir licencias respecto de solicitudes en trámite (Art. 240 de la LFPPI), pero el contrato debe regular qué pasa si el registro se niega: suspensión de regalías, terminación o sustitución de la marca. Licenciar sin registro firme traslada al licenciatario un riesgo que debe estar compensado.
¿Quién defiende la marca si un tercero la copia?+
El titular, y también el licenciatario inscrito, que salvo estipulación en contrario puede ejercer las acciones legales de protección de la marca como si fuera el propio titular (Art. 241 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). El contrato debe decir quién actúa, quién paga y cómo se reparte lo obtenido, para evitar acciones descoordinadas.
¿Qué pasa si el licenciatario sigue usando la marca al terminar el contrato?+
Usa la marca sin autorización: es una infracción administrativa que el titular puede perseguir ante el IMPI, además de reclamar en juicio oral mercantil la pena convencional y los daños del contrato (Arts. 1843 y 1949 del Código Civil Federal, supletorios). Por eso la terminación debe prever el cese del uso, la destrucción de materiales y la cancelación de la inscripción.
¿Las regalías pagadas con retraso generan intereses?+
Sí, al tipo pactado en el contrato o, a falta de pacto, al interés legal mercantil del 6% anual (Art. 362 del Código de Comercio) desde la fecha en que cada pago era exigible. Conviene fijar fechas de reporte y de pago y un derecho de auditoría sobre las ventas que sirven de base.
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Fuentes
- Código de Comercio (Arts. 2, 75, 78, 273 a 308, 362, 371 a 387, 1047, 1050 y 1390 Bis) (consultado el 2026-10-14)
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Arts. 163, 165, 239 a 242, 245 y 246) (consultado el 2026-10-14)
- Código Civil Federal (Arts. 1796, 1843, 1949, 2248 y 2606 a 2615) (consultado el 2026-10-14)
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